Apuntes sobre los tipos de marcas: por su notoriedad
JONATHAN-RAFAEL GARCÍA
Profesional de Derecho con especialidad en Derecho Empresarial por la Universidad Continental, con estudios de postgrado en Derecho de la Competencia y la Propiedad Intelectual por la Universidad Católica San Pablo y, actualmente, Maestrante en Derecho de la Empresa en la Escuela de Posgrado Neumann. Jefe del Área de la Propiedad Intelectual de Altamirano García Abogados. Contacto: jogarciaen@gmail.com
I. Introducción
Las marcas suelen ser clasificadas de diversas maneras, una de ellas es la clasificación por su notoriedad, donde se pueden diferenciar las marcas comunes de las marcas notorias y de las marcas renombradas.
Es necesaria hacer esta diferenciación, con la finalidad estudiar el otorgamiento de la protección adecuada para los titulares de derechos de propiedad industrial, en este caso titulares de signos distintivos con derechos adquiridos a través del registro de la marca ante la autoridad competente.
La normativa aplicable solo regula a las marcas comunes y las notoriamente conocidas, es decir, no regula a las marcas renombradas. Además, el Tribunal de la Propiedad Intelectual del Indecopi (en adelante TPI) estableció un Precedente de Observancia Obligatoria en el año 2009, el caso es conocido como el caso Kent, donde establece criterios adicionales para el tratamiento de las marcas notoriamente conocidas.
Por otro lado, en el año 2018, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante TJCA), resolvió un caso sobre la determinación de la procedencia de una cancelación por falta de uso de una marca presuntamente notoria. A través de esta interpretación prejudicial, el TJCA estableció criterios para determinar a las marcas notoriamente conocidas y las marcas renombradas, tal como se desarrollará más adelante.
II. La marca como signo distintivo
Para identificar conceptualmente la marca, es importante desarrollar el concepto de signo distintivo, ya que la marca es el principal signo distintivo y este cuenta con mayor cantidad de estudios desarrollados por la doctrina.
Pazos Hayashida (2015) menciona que “los signos distintivos buscan asegurar de alguna manera la lealtad de la clientela” (p. 72); por ello, es importante su protección y para ello es necesario clasificar los signos distintivos. En el Perú, los signos distintivos se encuentran divididos en marcas, nombres comerciales, lemas comerciales y denominaciones de origen.
La denominación de origen es aquella que utiliza “el nombre de una región o ámbito geográfico y que sirve para designar, distinguir y proteger un producto en función de sus especiales características derivadas, esencialmente, del medio geográfico en que se elabora, considerando factores naturales, climáticos y humanos” (Indecopi, s. f.).
Los lemas comerciales también conocidos como slogan, que son aquellos signos compuestos por una frase, palabra o leyenda complementaria a una marca, para su uso comercial, el cual tiene como finalidad el impacto en la memoria del consumidor.
El nombre comercial es aquel signo que “identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares” (OEMP, s. f.).
Por otro lado, la marca es el signo distintivo por excelencia, y tienen como finalidad distinguir productos o servicios de otros, para que en base a sus intereses el público consumidor pueda elegir libremente.
En el Perú la marca se encuentra regulada a través de un sistema atributivo, por lo que, su uso exclusivo deriva del registro pertinente ante la autoridad competente. Este registro le otorga a la marca una protección exclusiva dentro de lo establecido por la norma por 10 años (Cornejo Guerrero, 2014, p. 10).
Para el registro de una marca, la oficina competente deberá basarse en principios del sistema marcario, en esta ocasión es importante mencionar cuatro principios: el principio de territorialidad, el principio de uso real y efectivo, principio de inscripción registral y principio de especialidad.
El principio de territorialidad se refiere al ámbito de aplicación, de acuerdo a este principio “una marca tiene protección jurídica sólo en el territorio del país en que ha sido registrada” (Cornejo Guerrero, 2014, p. 159).
Por otro lado, el principio del uso real y efectivo se refiere que la “marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización” (Interpretación Prejudicial 180-IP-2006).
Para explicar el principio de inscripción registral Maraví Contreras (2014) menciona que se basa en que uno puede “usar un signo para identificar mi producto o servicio en el mercado, pero si no lo registro no voy a poder obtener la protección típica de las marcas: la exclusión (evitar que otros signos usen mi signo)” (p. 61).
Por último, de acuerdo al principio de especialidad, la protección que otorga el registro de marca “se extiende a los productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación” (Cornejo Guerrero, 2014, p. 152).
III. La marca notoriamente conocida
La marca notoriamente conocida se encuentra regulada a través del Título XIII de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Nacionales, su artículo 224 menciona: “se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido” (Decisión 486, 2000).
Como se puede observar la normativa menciona que para determinar un signo notoriamente conocido este deberá ser reconocido como tal en el sector pertinente. Para ello la misma norma en su artículo 228, enlista de forma no taxativa, algunos factores, tales como el grado de conocimiento de la marca en el sector pertinente, la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización y promoción, el valor de la inversión, cifras de ventas, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo, el volumen de pedidos, la existencia de actividades significativas de fabricación u otras actividades propias del comercio, aspectos del comercio internacional, la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro en el país miembro o en el extranjero.
Se debe tener en cuenta que, para la determinación de la marca notoriamente conocida, la marca deberá ser reconocida por el sector pertinente, entiéndase este sector integrado por cualquiera de los siguientes: los consumidores reales o potenciales, las personas que participan en la distribución o comercialización y los círculos empresariales del giro del negocio.
El Indecopi en el año 2009, emitió un Precedente de Observancia Obligatoria, a través de la Resolución 2951-2009/TPI-Indecopi, conocido como el caso Kent, donde se desarrollaron criterios adicionales para la determinación de la marca notoriamente conocida, precisando que este tipo de marcas tendrían la capacidad de romper con los principios de especialidad, territorialidad y que al demostrar esto, no sería necesario demostrar el uso real y efectivo al momento de la evaluación.
Por otro lado, el Tribunal Andino, menciona que la marca notoriamente conocida, “rompe el principio de especialidad de forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente” (Interpretación Prejudicial 269-IP-2016).
A criterio propio y a manera de ejemplo considero que la marca BERETTA podría calificar como una marca notoriamente conocida. Pues esta marca es altamente conocida dentro de un sector pertinente al giro de negocio de las armas.
IV. La marca renombrada
La marca renombrada no se encuentra regulada por la Decisión 486; sin embargo, recientemente el Tribunal Andino ha resuelto una interpretación prejudicial, donde establece un criterio diferenciador entre la marca renombrada y la marca notoriamente conocida.
Por otro lado, la doctrina define a la marca renombrada como “aquel signo distintivo que goza de un elevado reconocimiento en una dimensión muy extensa y general del mercado” (Haro Bravo, 2019, p. 17). De igual forma, Monteagudo (1995) define que la marca renombrada “es un signo que reúne una alta cuota de prestigio, lo que le permite condensar el presupuesto y el fundamento de tutela capaz de superar los límites del Principio de Especialidad” (p. 48).
Se entiende por renombradas al grupo de marcas que por la intensa difusión y en ocasiones por la calidad de los productos o servicios, enaltecen la distintividad a un punto en que el solo hecho de leer, escuchar o ver el signo el consumidor es capaz de distinguir que productos o servicios que se brinda y estos deben ser protegidos en todos los sectores pertinentes ya que son de conocimiento público en general.
En ese mismo sentido, el Tribunal Andino establece que la marca renombrada por ser conocida prácticamente por casi todo el mundo, es decir es conocida por la mayor cantidad del público consumidor y traspasa las fronteras del sector pertinente, rompiendo plenamente los principios de territorialidad, inscripción registral, también el principio del uso real y efectivo y el principio de especialidad; al romper plenamente el principio de especialidad es donde radica la diferenciación entre las marcas notoriamente conocidas y las marcas renombradas, pues esta última rompe este principio de modo absoluto.
De acuerdo al Tribunal Andino, otra característica principal de las marcas renombradas, es que, no necesitan ser probadas, pues se trata de hechos notorios, y estos son de conocimiento público, es decir que son conocidos de oficio y no necesitan actividad probatoria. Sin embargo, el Perú no ha acogido esta resolución como jurisprudencia aplicable y se sigue usando el caso Kent como precedente, lo que hace que una marca renombrada sea considerada legalmente como notoriamente conocida y tenga que cumplir con los requisitos establecidos en la norma para su aplicación.
Como ejemplo podemos usar, hipotéticamente, a la marca COCA-COLA, la cual es conocida a nivel mundial y pasa las fronteras del sector pertinente, siendo risible que la autoridad competente solicite al titular de esta marca que tenga la diligencia de probar que COCA-COLA es una marca renombrada.
V. Conclusiones
Es necesario diferenciar las marcas renombradas, de las marcas notoriamente conocidas y de las marcas comunes, con la finalidad de brindar la protección legal necesaria a los titulares de derechos de la propiedad industrial.
La marca notoriamente conocida, rompe con los principios de territorialidad, uso real y efectivo, inscripción registral y el principio de especialidad, este último solo en cierta medida. Para determinarse que una marca notoriamente conocida sea considerada como tal, la norma precisa que debe probarse a través de documentación establecida en la norma, que demuestre que la marca es notoria dentro del sector pertinente.
La marca renombrada, rompe con todos los principios mencionados en el párrafo anterior de manera absoluta y el titular del derecho no debería tener la necesidad de probar que su marca es renombrada, pues este tipo de marca al ser altamente reconocida y ser de conocimiento público no requiere actividad probatoria.
Bibliografía:
- Cornejo Guerrero, C. A. (2014). Derecho de Marcas (3ra. ed.). Lex & Iuris Grupo Editorial.
- Haro Bravo, Z. V. (2019). Las Marcas Notorias y Renombradas: Conceptualización, Protección y Publicidad. (Tesis de Máster, Universidad Internacional de la Rioja). Repositorio de Re-UNIR. https://reunir.unir.net/handle/123456789/8246
- Indecopi. (s. f.). ¿Qué es una Denominación de Origen? Portal web del Indecopi. Recuperado 3 de julio de 2021, de https://indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/-que-es-una-denominacion-de-origen-
- Maraví Contreras, A. (2014). Introducción al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú. Foro Jurídico, (13), 58-68. http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/13774
- Monteagudo, M. (1995). La protección de la marca renombrada. Madrid, España: Civitas.
- OEMP. (s. f.). ¿Qué es y para qué sirve un nombre comercial? Oficina Española de Patentes y Marcas. Recuperado 3 de julio de 2021, de https://www.oepm.es/es/signos_distintivos/marcas_nacionales/mas_informacion/informacion_marcas_nombres/que_es_nombre_comercial.html
- Pazos Hayashida, J. M. (2015). El nombre comercial y su uso por parte de la persona jurídica. Revista Derecho PUCP, (74), 71-96. https://doi.org/10.18800/derechopucp.201501.002
- Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual – Indecopi. (2009, 9 noviembre). Resolución N. 2951-2009/TPI-INDECOPI. Recuperado 10 de julio de 2021, de https://repositorio.indecopi.gob.pe/handle/11724/4510
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2018, 10 julio). Interpretación Prejudicial 269-IP-2016. Recuperado 10 de julio de 2021, de http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203340.pdf
JONATHAN-RAFAEL GARCÍA
Profesional de Derecho con especialidad en Derecho Empresarial por la Universidad Continental, con estudios de postgrado en Derecho de la Competencia y la Propiedad Intelectual por la Universidad Católica San Pablo y, actualmente, Maestrante en Derecho de la Empresa en la Escuela de Posgrado Neumann. Jefe del Área de la Propiedad Intelectual de Altamirano García Abogados. Contacto: jogarciaen@gmail.com
I. Introducción
Las marcas suelen ser clasificadas de diversas maneras, una de ellas es la clasificación por su notoriedad, donde se pueden diferenciar las marcas comunes de las marcas notorias y de las marcas renombradas.
Es necesaria hacer esta diferenciación, con la finalidad estudiar el otorgamiento de la protección adecuada para los titulares de derechos de propiedad industrial, en este caso titulares de signos distintivos con derechos adquiridos a través del registro de la marca ante la autoridad competente.
La normativa aplicable solo regula a las marcas comunes y las notoriamente conocidas, es decir, no regula a las marcas renombradas. Además, el Tribunal de la Propiedad Intelectual del Indecopi (en adelante TPI) estableció un Precedente de Observancia Obligatoria en el año 2009, el caso es conocido como el caso Kent, donde establece criterios adicionales para el tratamiento de las marcas notoriamente conocidas.
Por otro lado, en el año 2018, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante TJCA), resolvió un caso sobre la determinación de la procedencia de una cancelación por falta de uso de una marca presuntamente notoria. A través de esta interpretación prejudicial, el TJCA estableció criterios para determinar a las marcas notoriamente conocidas y las marcas renombradas, tal como se desarrollará más adelante.
II. La marca como signo distintivo
Para identificar conceptualmente la marca, es importante desarrollar el concepto de signo distintivo, ya que la marca es el principal signo distintivo y este cuenta con mayor cantidad de estudios desarrollados por la doctrina.
Pazos Hayashida (2015) menciona que “los signos distintivos buscan asegurar de alguna manera la lealtad de la clientela” (p. 72); por ello, es importante su protección y para ello es necesario clasificar los signos distintivos. En el Perú, los signos distintivos se encuentran divididos en marcas, nombres comerciales, lemas comerciales y denominaciones de origen.
La denominación de origen es aquella que utiliza “el nombre de una región o ámbito geográfico y que sirve para designar, distinguir y proteger un producto en función de sus especiales características derivadas, esencialmente, del medio geográfico en que se elabora, considerando factores naturales, climáticos y humanos” (Indecopi, s. f.).
Los lemas comerciales también conocidos como slogan, que son aquellos signos compuestos por una frase, palabra o leyenda complementaria a una marca, para su uso comercial, el cual tiene como finalidad el impacto en la memoria del consumidor.
El nombre comercial es aquel signo que “identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares” (OEMP, s. f.).
Por otro lado, la marca es el signo distintivo por excelencia, y tienen como finalidad distinguir productos o servicios de otros, para que en base a sus intereses el público consumidor pueda elegir libremente.
En el Perú la marca se encuentra regulada a través de un sistema atributivo, por lo que, su uso exclusivo deriva del registro pertinente ante la autoridad competente. Este registro le otorga a la marca una protección exclusiva dentro de lo establecido por la norma por 10 años (Cornejo Guerrero, 2014, p. 10).
Para el registro de una marca, la oficina competente deberá basarse en principios del sistema marcario, en esta ocasión es importante mencionar cuatro principios: el principio de territorialidad, el principio de uso real y efectivo, principio de inscripción registral y principio de especialidad.
El principio de territorialidad se refiere al ámbito de aplicación, de acuerdo a este principio “una marca tiene protección jurídica sólo en el territorio del país en que ha sido registrada” (Cornejo Guerrero, 2014, p. 159).
Por otro lado, el principio del uso real y efectivo se refiere que la “marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización” (Interpretación Prejudicial 180-IP-2006).
Para explicar el principio de inscripción registral Maraví Contreras (2014) menciona que se basa en que uno puede “usar un signo para identificar mi producto o servicio en el mercado, pero si no lo registro no voy a poder obtener la protección típica de las marcas: la exclusión (evitar que otros signos usen mi signo)” (p. 61).
Por último, de acuerdo al principio de especialidad, la protección que otorga el registro de marca “se extiende a los productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación” (Cornejo Guerrero, 2014, p. 152).
III. La marca notoriamente conocida
La marca notoriamente conocida se encuentra regulada a través del Título XIII de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Nacionales, su artículo 224 menciona: “se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido” (Decisión 486, 2000).
Como se puede observar la normativa menciona que para determinar un signo notoriamente conocido este deberá ser reconocido como tal en el sector pertinente. Para ello la misma norma en su artículo 228, enlista de forma no taxativa, algunos factores, tales como el grado de conocimiento de la marca en el sector pertinente, la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización y promoción, el valor de la inversión, cifras de ventas, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo, el volumen de pedidos, la existencia de actividades significativas de fabricación u otras actividades propias del comercio, aspectos del comercio internacional, la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro en el país miembro o en el extranjero.
Se debe tener en cuenta que, para la determinación de la marca notoriamente conocida, la marca deberá ser reconocida por el sector pertinente, entiéndase este sector integrado por cualquiera de los siguientes: los consumidores reales o potenciales, las personas que participan en la distribución o comercialización y los círculos empresariales del giro del negocio.
El Indecopi en el año 2009, emitió un Precedente de Observancia Obligatoria, a través de la Resolución 2951-2009/TPI-Indecopi, conocido como el caso Kent, donde se desarrollaron criterios adicionales para la determinación de la marca notoriamente conocida, precisando que este tipo de marcas tendrían la capacidad de romper con los principios de especialidad, territorialidad y que al demostrar esto, no sería necesario demostrar el uso real y efectivo al momento de la evaluación.
Por otro lado, el Tribunal Andino, menciona que la marca notoriamente conocida, “rompe el principio de especialidad de forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente” (Interpretación Prejudicial 269-IP-2016).
A criterio propio y a manera de ejemplo considero que la marca BERETTA podría calificar como una marca notoriamente conocida. Pues esta marca es altamente conocida dentro de un sector pertinente al giro de negocio de las armas.
IV. La marca renombrada
La marca renombrada no se encuentra regulada por la Decisión 486; sin embargo, recientemente el Tribunal Andino ha resuelto una interpretación prejudicial, donde establece un criterio diferenciador entre la marca renombrada y la marca notoriamente conocida.
Por otro lado, la doctrina define a la marca renombrada como “aquel signo distintivo que goza de un elevado reconocimiento en una dimensión muy extensa y general del mercado” (Haro Bravo, 2019, p. 17). De igual forma, Monteagudo (1995) define que la marca renombrada “es un signo que reúne una alta cuota de prestigio, lo que le permite condensar el presupuesto y el fundamento de tutela capaz de superar los límites del Principio de Especialidad” (p. 48).
Se entiende por renombradas al grupo de marcas que por la intensa difusión y en ocasiones por la calidad de los productos o servicios, enaltecen la distintividad a un punto en que el solo hecho de leer, escuchar o ver el signo el consumidor es capaz de distinguir que productos o servicios que se brinda y estos deben ser protegidos en todos los sectores pertinentes ya que son de conocimiento público en general.
En ese mismo sentido, el Tribunal Andino establece que la marca renombrada por ser conocida prácticamente por casi todo el mundo, es decir es conocida por la mayor cantidad del público consumidor y traspasa las fronteras del sector pertinente, rompiendo plenamente los principios de territorialidad, inscripción registral, también el principio del uso real y efectivo y el principio de especialidad; al romper plenamente el principio de especialidad es donde radica la diferenciación entre las marcas notoriamente conocidas y las marcas renombradas, pues esta última rompe este principio de modo absoluto.
De acuerdo al Tribunal Andino, otra característica principal de las marcas renombradas, es que, no necesitan ser probadas, pues se trata de hechos notorios, y estos son de conocimiento público, es decir que son conocidos de oficio y no necesitan actividad probatoria. Sin embargo, el Perú no ha acogido esta resolución como jurisprudencia aplicable y se sigue usando el caso Kent como precedente, lo que hace que una marca renombrada sea considerada legalmente como notoriamente conocida y tenga que cumplir con los requisitos establecidos en la norma para su aplicación.
Como ejemplo podemos usar, hipotéticamente, a la marca COCA-COLA, la cual es conocida a nivel mundial y pasa las fronteras del sector pertinente, siendo risible que la autoridad competente solicite al titular de esta marca que tenga la diligencia de probar que COCA-COLA es una marca renombrada.
V. Conclusiones
Es necesario diferenciar las marcas renombradas, de las marcas notoriamente conocidas y de las marcas comunes, con la finalidad de brindar la protección legal necesaria a los titulares de derechos de la propiedad industrial.
La marca notoriamente conocida, rompe con los principios de territorialidad, uso real y efectivo, inscripción registral y el principio de especialidad, este último solo en cierta medida. Para determinarse que una marca notoriamente conocida sea considerada como tal, la norma precisa que debe probarse a través de documentación establecida en la norma, que demuestre que la marca es notoria dentro del sector pertinente.
La marca renombrada, rompe con todos los principios mencionados en el párrafo anterior de manera absoluta y el titular del derecho no debería tener la necesidad de probar que su marca es renombrada, pues este tipo de marca al ser altamente reconocida y ser de conocimiento público no requiere actividad probatoria.
Bibliografía:
- Cornejo Guerrero, C. A. (2014). Derecho de Marcas (3ra. ed.). Lex & Iuris Grupo Editorial.
- Haro Bravo, Z. V. (2019). Las Marcas Notorias y Renombradas: Conceptualización, Protección y Publicidad. (Tesis de Máster, Universidad Internacional de la Rioja). Repositorio de Re-UNIR. https://reunir.unir.net/handle/123456789/8246
- Indecopi. (s. f.). ¿Qué es una Denominación de Origen? Portal web del Indecopi. Recuperado 3 de julio de 2021, de https://indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/-que-es-una-denominacion-de-origen-
- Maraví Contreras, A. (2014). Introducción al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú. Foro Jurídico, (13), 58-68. http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/13774
- Monteagudo, M. (1995). La protección de la marca renombrada. Madrid, España: Civitas.
- OEMP. (s. f.). ¿Qué es y para qué sirve un nombre comercial? Oficina Española de Patentes y Marcas. Recuperado 3 de julio de 2021, de https://www.oepm.es/es/signos_distintivos/marcas_nacionales/mas_informacion/informacion_marcas_nombres/que_es_nombre_comercial.html
- Pazos Hayashida, J. M. (2015). El nombre comercial y su uso por parte de la persona jurídica. Revista Derecho PUCP, (74), 71-96. https://doi.org/10.18800/derechopucp.201501.002
- Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual – Indecopi. (2009, 9 noviembre). Resolución N. 2951-2009/TPI-INDECOPI. Recuperado 10 de julio de 2021, de https://repositorio.indecopi.gob.pe/handle/11724/4510
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2018, 10 julio). Interpretación Prejudicial 269-IP-2016. Recuperado 10 de julio de 2021, de http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203340.pdf
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